La caducidad de una marca por el no uso

En un fallo dictado el 4 de agosto de 2022, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en la causa “Laboratorios Casasco SAIC c/ Laboratorio Omicrón S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca”, decretó la caducidad de una marca por el no uso por más de cinco años.

Para decidir como lo hizo, entre otros considerandos, el mencionado Tribunal atendió a que:

El signo de “… La empresa demandada no fue objeto de concreta comercialización o explotación real durante el lapso que establece el art.26 de la Ley en la materia.”

…

“… El derecho marcario impone como condición de perdurabilidad de una marca, su efectiva utilización en el país, “dentro de los cinco años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaran fuerza de causa mayor”; (art. 26, segundo párrafo, de la ley 22.362)…”

“… Valorando la prueba… Cuya autenticidad no fue cuestionada, me llevan a la convicción que efectivamente el “Laboratorio Omicron S.A.” no usó, ni comercializó su signo “STARTTON” durante los cinco años inmediatamente anteriores a la promoción de la demanda por caducidad (art. 26, 2do. Párrafo de la ley 22.362), o en el caso en la primera audiencia de mediación realizada el 1 de febrero 2016, es decir en el lapso comprendido entre esa fecha y el 1 de febrero 2011 (…).”

“… El no uso marcario por más de cinco años anteriores a la iniciación de la demanda o si se quiere a la primera fecha de mediación obligatoria (1.2.2016) demuestran la falta de “legítimo interés” en la titularidad de un signo registrado y por tanto le alcanza la sanción de caducidad pretendida por la contra parte.”

“… Las marcas se registran para ser usadas y si no se usan no existe otro “legítimo interés” de registro que el meramente especulativo …”

elDial.com – AACF3B

Además de la necesidad de uso de la marca que nos recuerda el fallo comentado, se debe recordar que el artículo 26, último párrafo, de la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 exige que, una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca y antes del vencimiento del sexto año, su titular deberá presentar una declaración jurada respecto del uso que hubiese hecho de la marca hasta ese momento.

Todas las cuestiones antes mencionadas muestran la necesidad de que las empresas sean cuidadosas respecto del seguimiento de sus registros marcarios y conserven pruebas del uso de sus marcas en relación con la mayor cantidad de productos y servicios posible protegidos por el registro.

Mario E. Castro Sammartino

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